ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА от 06.10.2005 N А55-14506/04-45 Дело по иску о нарушении исключительного права на полезную модель передано на новое рассмотрение для проведения патентно-технической экспертизы и оценки тождественности либо нетождественности технических решений по свидетельству истца и выпускаемых ответчиком изделий с использованием указанных чертежей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу
от 6 октября 2005 года Дело N А55-14506/04-45

(извлечение)
Общество с ограниченной ответственностью "Апал" (далее - ООО "Апал") обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Идеал - Пласт" (далее - ООО "Идеал - Пласт") с учетом уточненных исковых требований об обязании ответчика прекратить нарушение свидетельства N 28666 на полезную модель "обтекатель порога пола автомобиля", в том числе изготовление и продажу полезной модели, а также взыскание убытков в размере 7575960 руб., причиненных в результате незаконного использования ответчиком исключительного права на полезную модель.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 28.01.2005 исковые требования удовлетворены частично.
Суд обязал ответчика прекратить нарушение свидетельства N 28666 в части продажи полезной модели "обтекатель порога пола автомобиля" и выплатить истцу 7575960 руб. убытков, причиненных в результате нарушения исключительных прав истца и незаконного использования полезной модели.
В обязании ответчика прекратить нарушение свидетельства N 28666 в части изготовления полезной модели отказано.
В остальной части производство по делу прекращено.
При этом суд руководствовался положениями ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о признании стороной обстоятельств дела, на которых другая сторона основывает свои требования, и об освобождении истца от необходимости доказывания таких обстоятельств, указывая, что ответчик в отзыве от 19.01.2005 подтвердил производство и реализацию в гражданском обороте продукции, правообладателем которой является истец, а также право использования им полезной модели, основанное на праве преждепользования согласно ст. 12 Патентного закона Российской Федерации.
Постановлением апелляционной инстанции от 19.05.2005 решение суда от 28.01.2005 изменено.
В иске об обязании прекратить нарушение свидетельства в части продажи полезной модели и о взыскании убытков в сумме 7535960 руб. отказано.
В остальной части решение суда оставлено без изменения.
Выводы суда апелляционной инстанции основаны на том, что Открытое акционерное общество "АвтоВАЗ" является обладателем права на промышленный образец по патенту N 51080 с датой приоритета от 19.12.2001, созданный раньше даты приоритета полезной модели истца по свидетельству N 28666 с приоритетом от 09.12.2002, следовательно, ответчик производит обтекатели порога пола автомобиля на основании патента N 51080 на промышленный образец с разрешения и по заданию патентообладателя - ОАО "АвтоВАЗ" - и его действия не нарушают исключительные права истца.
В кассационной жалобе ООО "Алан" ставит вопрос об отмене Постановления апелляционной инстанции от 19.05.2005 полностью, отмене решения от 28.01.2005 в части отказа в обязании ответчика прекратить нарушение свидетельства N 28666 в части изготовления полезной модели и оставлении решения от 28.01.2005 в силе в части удовлетворенных исковых требований, указывая, что ответчик производит и реализует полезную модель по чертежам N 2110-8415122-20 и N 2110-8415123-20, в которых полностью использованы все признаки, изложенные в независимом пункте формулы полезной модели свидетельства N 28666, автором которого является ООО "Апал".
В судебном заседании объявлялся перерыв на основании ст. 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с 10 час. 30 мин. 29.09.2005 до 9 час. 30 мин. 06.10.2005.
Законность решения от 28.01.2005 и Постановления апелляционной инстанции от 19.05.2005 проверены в порядке ст. 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационной инстанцией, которая приходит к выводу об их отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение ввиду несоответствия выводов, содержащихся в обжалуемых решении, Постановлении имеющимся в деле доказательствам.
Как видно из материалов дела, в соответствии со свидетельством Российского агентства по патентам и товарным знакам N 2866 ООО "Апал" является обладателем полезной модели "обтекатель порога пола автомобиля" с приоритетом от 09.12.2002, авторами которой являются Пешков А.А., Алборов З.М., Алборов Н.М., Иванов Н.Н., Лысенко А.В., Волков В.В.
ООО "Идеал - Пласт" без разрешения правообладателя осуществляет изготовление и продажу обтекателей порога пола автомобиля согласно чертежам N 2110-8415122-20; N 2110-8415123-20, в которых, по мнению истца, полностью использованы все признаки, изложенные в независимом пункте формулы полезной модели свидетельства N 28666, то есть с использованием запатентованного изобретения, что является нарушением исключительного права патентообладателя, что должно быть прекращено и влечет обязательность возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством и ст. 14 Патентного закона Российской Федерации.
В качестве доказательств установления использования ответчиком признаков, изложенных в независимом пункте полезной модели по свидетельству N 28666, при изготовлении деталей по чертежам N 2110-8415122-20; N 2110-8415123-20 истцом представлен суду сопоставительный анализ, произведенный ООО "Патентных поверенных "Романеевы".
В качестве доказательств продажи ответчиком на сторону деталей суду представлены товарные накладные за период с 15.12.2003 по 27.09.2004, согласно которым им реализованы в гражданском обороте изделия с использованием запатентованной полезной модели истца.
В виде убытков истцом по взысканию заявлена сумма упущенной выгоды в связи с потерей рынка сбыта вследствие появления нового производителя обтекателей порога пола автомобиля.
Ответчик утверждал, что производит и реализует обтекатели порога автомобиля согласно договору на подготовку производства комплектующих изделий для автомобилей ВАЗ от 10.10.2002 N 8772, заключенному с ОАО "АвтоВАЗ".
При этом ответчиком и ОАО "АвтоВАЗ" произведены действия по подготовке к производству обтекателей порога автомобиля, а впоследствии их производство по патенту N 51080 и заданию правообладателя данного патента - ОАО "АвтоВАЗ".
Согласно патенту Российской Федерации N 51080 ОАО "АвтоВАЗ" является патентообладателем промышленного образца "обтекатель порога автомобиля", зарегистрированного 16.09.2002 с приоритетом от 19.12.2001. В патенте имеются сведения о том, что авторами являются Ярцев В.А., Перевезенцев С.Н., Галкин А.А., Петрянин А.Г., Платошин П.И.
Чертежи N 2110-8415122-20; N 2110-8415123-20, по которым ответчик изготавливает обтекатели порога пола автомобиля, разработаны и переданы ОАО "АвтоВАЗ" - правообладателем патента N 51080 на промышленный образец.
Отказывая в иске, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о подтверждении ответчиком в отзыве от 19.01.2005 позиции истца, в то же время указывая, что право ответчика использования полезной модели основано на праве преждепользования согласно ст. 12 Патентного закона Российской Федерации.
Между тем указанный вывод сделан вопреки представленным доказательствам, а ссылка на ст. 12 Патентного закона Российской Федерации свидетельствует о неправильном применении судом первой инстанции нормы права.
Статья 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает основания для освобождения от доказывания обстоятельств, признанных сторонами.
При этом достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями сторон.
Отзыв ответчика от 19.01.2005 в соответствии со ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является достигнутым соглашением сторон по обстоятельствам, не требующим дальнейшего доказывания.
Таким образом, судом неправильно применена норма ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 12 Патентного закона любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование без расширения объема.
Право преждепользования в качестве основания ограничения исключительных прав и использования запатентованного объекта без санкции правообладателя возникает при одновременном соблюдении названных в ст. 12 Патентного закона условий: во-первых, использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории России до даты приоритета патента; во-вторых, используемое тождественное решение должно быть создано независимо от его автора.
Между тем суды двух инстанций не выяснили, являются ли технические решения по свидетельству истца N 28666 и свидетельству ОАО "АвтоВАЗ" N 51080 тождественными, нарушает ли выпуск ответчиком изделий в соответствии с переданными и разработанными ОАО "АвтоВАЗ" - правообладателем патента N 51080 на промышленный образец чертежами N 2110-8415122-20; N 2110-8415123-20 - права на изобретение и полезную модель истца.
В соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного закона (в редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора) изделие признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, если в нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак.
Для установления признаков изобретения, включенных в независимый пункт формулы изобретения по патенту N 51080 и свидетельству на полезную модель N 28666, а также для ответа на вопрос, был ли использован в изделиях, произведенных ООО "Идеал - Пласт", каждый признак изобретения и полезной модели, включенный в независимый пункт формы изобретения и полезной модели истца, либо эквивалентный ему признак, то есть для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, необходимо проведение экспертизы,
Суды двух инстанций в соответствии со ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначение патентно-технической экспертизы не проводили.
Суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, сослался на недоказанность факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, охраняемых свидетельством на полезную модель. При этом суд указал, что ОАО "АвтоВАЗ" является обладателем права по патенту N 51080, на основании которого ответчик изготавливает изделие, созданное раньше даты приоритета полезной модели истца по свидетельству.
Между тем наряду с патентом N 51080 ответчик изготавливает обтекатели порога пола автомобиля на основании переданных ОАО "АвтоВАЗ" чертежей N 2110-8415122-20, N 2110-8415123-20.
Оценка тождественности либо нетождественности технических решений по свидетельству истца и выпускаемых ответчиком изделий с использованием указанных чертежей судом апелляционной инстанции не давалась, и данные обстоятельства не исследовались.
При новом рассмотрении спора суду необходимо исследовать вопрос, требующий специальных познаний в области машиностроения, и установить, использован ли в изделиях ответчика каждый признак изобретения или полезной модели, включенный в независимый пункт формулы истца, или эквивалентный ему признак или ответчик использовал в своих изделиях иное техническое решение.
Таким образом, следует установить, подпадают ли действия ответчика под признаки нарушения патента, указанные в ст. 10 Патентного закона Российской Федерации, а также когда они допущены. Только после установления данных обстоятельств возможно определить, причинены ли этими действиями истцу какие-либо убытки и в каком размере.
С учетом изложенного решение от 28.01.2005 и Постановление апелляционной инстанции от 19.05.2005 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия Федерального арбитражного суда Поволжского округа
ПОСТАНОВИЛА:
решение Арбитражного суда Самарской области от 28.01.2005 и Постановление апелляционной инстанции от 19.05.2005 по делу N А55-14506/04-45 отменить, дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию арбитражного суда.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.