ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС МОСКОВСКОГО ОКРУГА от 19.12.2005 N КА-А40/12204-05 Дело о признании недействительным ненормативного акта государственного органа о признании полностью недействительным патента передано на новое рассмотрение, т.к. суд не назначил проведение экспертизы, необходимой для разъяснения вопроса об идентичности оспариваемого изобретения и противопоставленной заявки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
кассационной инстанции по проверке законности и
обоснованности решений (определений, постановлений)
арбитражных судов, вступивших в законную силу
от 19 декабря 2005 г. Дело N КА-А40/12204-05

(извлечение)
Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Туболец И.В., судей Агапова М.Р., Борзыкина М.В., при участии в заседании от заявителя: П. - дов. от 03.05.05 N 98, паспорт, Б. - дов. от 03.05.05 N 96, паспорт; от ответчиков: Р. - дов. от 24.05.05 N 63-5/55 (от ППС) и от 24.09.04 N 10/24-330/63 (от Роспатента), уд. N 30 ППС; от третьего лица: С. - директор, выписка из протокола от 14.09.02, паспорт, рассмотрев 12.12.05 в судебном заседании кассационную жалобу ООО Научно-производственное предприятие "МЕДБИОФАРМ" - заявителя - на решение от 17.06.05 Арбитражного суда г. Москвы, принятое Матеенковым А.Н., на постановление от 14.09.05 N 09АП-8488/05-АК Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое Свиридовым В.А., Демидовой О.В., Ли И.Д., по заявлению ООО "НПО "МЕДБИОФАРМ" о признании недействительным решения Палаты по патентным сборам, 3-е лицо: ООО "НПФ Техновита",
УСТАНОВИЛ:
ООО Научно-производственное предприятие "МЕДБИОФАРМ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения от 15.10.04 Палаты по патентным спорам (далее - Палата), утвержденного 28.12.04 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент), которым признан недействительным полностью патент N 2151611.
К участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО "НПФ "Техновита".
Решением названного Арбитражного суда от 17.06.05, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.05, в удовлетворении заявленного требования отказано.
Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, ООО НПП "МЕДБИОФАРМ" подало кассационную жалобу, в которой просит их отменить, как незаконные. При этом сослалось на несоответствие материалам дела выводов суда об идентичности характеристик назначения по патенту N 2151611 и по заявке N 98113764/13, о несоответствии патента условиям патентоспособности "новизна", на необоснованный отказ в удовлетворении его ходатайства о проведении экспертизы.
Отзыв на жалобу не поступил.
В судебном заседании представители ООО НПП "МЕДБИОФАРМ" поддержали жалобу по изложенным в ней доводам. Представители Палаты по патентным спорам, Роспатента, ООО НПФ "Техновита" просили жалобу отклонить, считая обжалованные по делу судебные акты соответствующими законодательству и имеющимся в деле доказательствам.
Обсудив доводы жалобы, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения норм материального и процессуального права, суд кассационной инстанции находит подлежащими отмене принятые по делу судебные акты по следующим основаниям.
По заявке N 99112675/14 с приоритетом от 18.06.1999 ООО НПП "МЕДБИОФАРМ" выдан патент Российской Федерации N 2151611 на "Средство для регулирования йодного обмена или профилактики йододефицитных состояний" со следующей формулой изобретения: средство для регулирования йодного обмена или профилактики йоддефицитных состояний, включающее йодированное органическое соединение, отличающееся тем, что оно содержит йодированный белок или его составляющий низкомолекулярный компонент, в состав структуры которых входят, по крайней мере, одна из следующих аминокислот - фенилаланин, триктофан. Формула изобретения содержит также 18 зависимых пунктов, указанных в патенте.
Палата по патентным спорам на основании поданного ООО НПФ "Техновита" возражения решением от 15.10.04 признала патент N 2151611 недействительным полностью. При этом исходила из того, что изобретение по этому патенту не отвечает критерию "новизна" по причине выявленного в уровне техники до даты приоритета на изобретение по патенту N 2151611 средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Таким средством признано средство, содержащиеся в заявке N 98113764/13 с приоритетом от 16.07.1998, по которой впоследствии был выдан патент на изобретение N 2134520 с 17 зависимыми пунктами и с независимым пунктом формулы изобретения "Способ получения йодированного пищевого продукта, включающий подготовку йодированных элементов и введение их в пищевой продукт, отличающийся тем, что в качестве йодированных элементов используют животные и/или растительные белки, и/или белки микробиологического происхождения или аминокислоты, полученные из них, подготовку йодированных элементов осуществляют ферментативным или химическим путем, причем йодированные элементы в пищевом продукте находятся в свободном состоянии". Это средство направлено на устранение йодной недостаточности, т.е. компенсации йодного дефицита.
Палата по патентным спорам пришла к выводу о едином назначении обоих изобретений для профилактики йододефицита. При этом исходила из совпадения технической сущности определений понятий "профилактика йоддефицитных состояний", "устранение йодной недостаточности", "регулирование йодного обмена".
Делая вывод о несоответствии запатентованного изобретения условию патентноспособности "новизна", Палата исходила из того, что аминокислоты фенилаланин и триктофан по своей природе содержатся во всех белках. Возможность получения йодированных пищевых белков, йодированного молочного и сыворотного белка, йодированного животного белка или йодированного гидролизата белков путем использования в качестве исходного сырья белка известна из противопоставленного изобретения.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона Российской Федерации в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники.
Согласно подп. 1 п. 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в предложенной заявителем формуле изобретения.
В силу подп. 3 п. 19.5.2 этих Правил изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.
Оспаривая в судебном порядке вышеуказанное решение Палаты по патентным спорам, ООО "НПП "МЕДБИОФАРМ" ссылалось на ошибочное толкование понятий "устранение йодной недостаточности", "регулирование йодного обмена", "профилактика йоддефицитных состояний", положенных в основание признания патента N 2151611 недействительным полностью и необоснованный вывод об их тождественности. При этом указывало на то, что в ранее рассмотренном деле Палата давала иное определение тем же терминам также со ссылкой на медицинскую и иную справочную литературу.
В обоснование своего несогласия с выводом Палаты об идентичности признаков изобретения Общество ссылалось на то, что вещество, полученное по способу, изложенному в противопоставляемой заявке N 98113764, синтезировано йодированием белков по тирозиновым и гистидиновым аминокислотным остаткам, а средство по оспариваемому патенту N 2151611 получено путем йодирования белков по фенилаланиновым и триптофановым аминокислотным остаткам. Также указывало на принципиальное различие веществ по противопоставленному патенту и противопоставляемой заявке. Общество мотивировало неверность утверждения Палаты о том, что аминокислоты фенилаланин и триктофан по своей природе содержатся во всех белках, в подтверждение привело ссылки на источники информации.
В целях объективного рассмотрения дела ООО НПП "МЕДБИОФАРМ" заявило суду ходатайство о назначении экспертизы для установления идентичности признаков оспариваемого изобретения и противопоставленной заявки.
Арбитражный суд г. Москвы, отклоняя данное ходатайство, сослался на то, что предлагаемые заявителем кандидатуры находятся в служебной зависимости. Также указал, что проведение экспертизы означает фактическое получение новых доказательств, которые не исследовались Палатой по патентным спорам при вынесении обжалуемого решения. Отметил и то, что предметом спора является проверка соответствия решения законодательству.
На необходимость проведения экспертизы для проверки сделанных Палатой по патентным спорам выводов в оспариваемом решении Общество также указывало в апелляционной жалобе.
Данный вопрос не получил оценки судом апелляционной инстанции.
В соответствии со ст. 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу.
Отказ суда первой инстанции в проведении экспертизы является неосновательным.
Согласно ч. 4 ст. 82 АПК РФ кандидатуру эксперта назначает суд.
Экспертиза проводится для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний, в целях объективного рассмотрения дела, проверки правильности выводов Палаты по патентным спорам и ее результаты должны быть предметом оценки суда, а не Палаты.
Вопрос об идентичности признаков оспариваемого изобретения и противопоставленной заявки, оспариваемой Обществом, требовал специальных познаний в области медицины и химии. Именно данное основание положено в основу оспариваемого по делу решения Палаты по патентным спорам.
Доводы и аргументы Общества, приводимые в обоснование ошибочности выводов Палаты по патентным спорам, не получили правовой оценки в принятых по делу судебных актах.
При изложенных обстоятельствах обжалованные по делу акты суда первой и апелляционной инстанций не могут быть признаны законными и обоснованными, в связи с чем подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение.
Руководствуясь ст. ст. 284 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.06.05 по делу N А40-16538/05-83-149, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.09.05 N 09АП-8488/05-АК по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.